Op 2 juli 2025 heeft het Gerecht Ferrari gelijk gegeven in de strijd om om de vraag of het Uniemerk “TESTAROSSA” voor speelgoed/schaalmodellen (klasse 28). De beslissing van de Kamer van Beroep van het EUIPO werd vernietigd voor zover het merk was “vervallen verklaard” voor “schaalmodellen van motorvoertuigen te land (speelgoed)”. Een ingeschreven merk moet je als merkhouder ook daadwerkelijk gebruiken voor de waren en diensten waarvoor je het ingeschreven hebt om “normaal gebruik” in het merkenrecht te bewerkstelligen. Ferrari had het merk TESTAROSSA, ingeschreven voor ondermeer speelgoed en schaalmodellen. Echter, Ferrari, de merkhouder, maakt zelf géén schaalmodellen. Het twistpunt was: kunnen schaalmodellen die door derden onder licentie worden verkocht – maar wel als “Official Licensed Product” worden gepresenteerd – tellen als normaal merkgebruik door de merkhouder? Het Gerecht heeft dit bevestigd.
Drie pijlers uit het arrest
Gebruik door derden telt mee, ook bij impliciete toestemming
Het Gerecht bevestigt dat gebruik “met toestemming van de merkhouder” meetelt als gebruik door de merkhouder zelf en dus voldoende is voor instandhoudend “normaal gebruik” in merkenrechtelijke zin. Die toestemming hoeft niet expliciet in een licentieovereenkomst te staan, maar kan impliciet blijken uit de omstandigheden. In deze zaak was doorslaggevend dat verpakkingen en catalogi het TESTAROSSA-teken duidelijk toonden, naast de vermelding “Official Licensed Product” van Ferrari. Ferrari kende deze marktintroductie en verzette zich daar niet tegen, wat volstond voor impliciete instemming.
Samenloop met andere merken is geen probleem
Dat op de verpakking óók het merk van de speelgoedfabrikant (Bburago, Hachette e.a.) stond, deed niets af aan het herkomstaanduidende karakter van TESTAROSSA. De kernvraag is of het teken, in context, de commerciële herkomst mede aangeeft. Dat deed het hier, juist door de expliciete licentieverwijzing. Het ontbreken van ® of ™ bij TESTAROSSA maakte geen verschil.
Marktrealiteit van schaalmodellen weegt mee
Het Gerecht plaatst de beoordeling in de context van de schaalmodellenmarkt. Onafhankelijke fabrikanten maken realistische miniaturen zonder herkomstaanduiding naar de autofabrikant, terwijl merkhouders of gelicentieerden officiële modellen voeren met wél herkomstaanduiding. Het gebruik van een automerk op een schaalmodel is niet automatisch herkomstaanduidend ten gunste van de autofabrikant. Dat wordt pas anders zodra het product als gelicenseerd wordt gepositioneerd, precies wat Ferrari’s netwerk hier deed.
Waarom is dit belangrijk voor merkhouders?
Licentie ecosysteem als bewijsstrategie
Dit arrest legitimeert een bewijsroute die veel zogenaamde heritage-merken gebruiken: gelicenseerde merchandise als dragend bewijs voor “normaal gebruik”. Zorg dat verpakking en marketing zichtbaar maken dat het product officieel gelicenseerd is, en dat het merk daadwerkelijk op product én verpakking voorkomt. Verzamel systematisch “in-market” materiaal zoals foto’s, catalogi en facturen—deze bleken doorslaggevend.
Impliciete toestemming kan volstaan, maar documenteer slim
Het Gerecht accepteert impliciete toestemming wanneer de feiten daarop wijzen: kennis van het gebruik, geen bezwaar, en official-positionering. Vanuit processtrategie blijft het echter raadzaam om heldere licentieclausules en bewijsbare ketens te onderhouden, zoals marktautorisaties, style guides en goedkeuringsflows. Zo voorkom je dat toestemming alleen uit omstandigheden moet worden afgeleid.
Co-branding is toegestaan
Merkhouders hoeven niet te vrezen dat co-branding per definitie herkomstverwarrend is, mits de official/licence-narrative duidelijk is. Dat ook het speelgoedmerk prominent staat, doet niet af aan de rol van het modelmerk als herkomstaanduiding binnen het gelicentieerde ecosysteem.
Nuancering van het Adam Opel-arrest
Het Adam Opel-arrest leerde dat een automerk op een schaalmodel vaak slechts wijst op getrouwe nabootsing, niet op herkomst van de autofabrikant. Dit arrest laat zien hoe je boven die drempel komt: met licenties, expliciete official-branding en consistente presentatie maak je van het modelteken wél een bronverwijzing die als merkgebruik telt.
Concrete takeaways voor uw merkportfolio
Verzamel systematisch verpakkingsfoto’s, catalogi, orderbonnen en facturen van licentienemers als primaire bewijsstukken van plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik. Label consequent als “Official Licensed Product” met duidelijke verwijzing naar de merkhouder én het specifieke modelmerk.
Borg het contractueel: ook al erkent het Gerecht impliciete toestemming, expliciete licentiebepalingen inclusief lijst van merken en toegestane klassen blijven goud waard in een procedure. Variatie in prijs en kwaliteit bij verschillende licentienemers ondergraaft het merkgebruik niet, mits de official-band helder is.
Conclusie
Het Ferrari TESTAROSSA-arrest biedt merkhouders duidelijkheid: gelicenseerd gebruik door derden kan als normaal merkgebruik tellen, mits de dit zichtbaar en consistent is. Documenteer slim, label duidelijk, en bouw een bewijsbaar licentie-ecosysteem op.
Heeft u vragen over merkenrecht? Neem contact op met Thomas Kriense van Guldemond Advocaten.
