Een recente uitspraak van het Benelux‑Gerechtshof is een goede aanleiding om een veelvoorkomende vraag uit het merkenrecht te bespreken: wanneer kan een ogenschijnlijk eenvoudig beeldelement — zoals een rode cirkel of bol met schaduweffecten — als merk functioneren? In de zaak tussen twee multinationals met vele consumentenmerken, het Duitse Henkel en het Brits‑Nederlandse Reckitt, draaide het precies om zo’n teken: in essentie een rode bol/cirkel met een glanzende, bijna 3D‑achtige uitstraling. Je hebt dit soort “elementen” ongetwijfeld wel eens gezien op verpakkingen van vaatwastabletten in het supermarktschap. Het oogt herkenbaar — maar is het ook herkenbaar als herkomstaanduiding die je als merk kunt monopoliseren voor in dit geval vaatwastabletten? Of blijft het vooral verpakkingdecoratie?
De uitspraak van het Benelux Gerechtshof van 2 juni jl. benadrukt vooral dat het merkenrecht een ander vertrekpunt heeft dan marketing: niet de vraag of iets opvalt, maar of het voor de consument de herkomst van het product aanduidt, staat centraal. Wat daarbij ook nog van belang is, is de vraag of je altijd intrinsiek onderscheidend vermogen moet hebben, of dat dit ik ook in de loop der tijd kan ontstaan. In onderhavige blog ga ik aan de hand van deze uitspraak deze vragen beantwoorden.
De essentie: Onderscheidend vermogen
De essentie van elk merk is dat de consument daaruit kan afleiden van welke onderneming de waar of dienst afkomstig is. De toets draait daarom om de perceptie van de gemiddelde consument.
Die beoordeling moet concreet zijn en mag rekening houden met de omstandigheden van normaal gebruik. Denk aan vragen als: hoe en waar staat het teken op de waar of verpakking, hoe manifesteert het zich in het schap en hoe neemt de consument het in die context waar? Maar concreet betekent niet dat alles altijd meeweegt. Argumenten over hoe lang en hoe intensief een element al is gebruikt, horen meestal niet thuis bij de vraag of het teken intrinsiek onderscheidend is.
Bij eenvoudige geometrische vormen ligt het risico voor de hand: consumenten zijn eraan gewend dat cirkels, bollen, stippen en kleurvlakken op verpakkingen vooral worden gebruikt als designaccent, als “power cue” of simpelweg om aandacht te trekken. De eerste lezing is dan meestal: decoratie.
Wat deze uitspraak goed illustreert, is dat marktcontext de consumentenperceptie inkleurt. In markten waar verpakkingen veelvuldig werken met stippen/cirkels/bollen, felle kleuraccenten en glanseffecten, wordt de consument eraan gewend zulke elementen als decoratief te zien. Dat doet iets met verwachtingspatronen: als het “genre” dit soort vormen normaliseert als verpakkingstaal, wordt het lastiger om te betogen dat een individuele rode bol zonder meer als merk wordt opgevat.
Die context kan bovendien breder zijn dan één smalle productcategorie. De perceptie van consumenten wordt mede gevormd door wat zij in aangrenzende categorieën zien, bijvoorbeeld binnen een bredere schoonmaak- of verzorgingsmarkt. Wie een eenvoudig teken wil monopoliseren, moet dus vrijwel altijd eerst langs de realiteit van sectorconventies.
In deze zaak strandde Reckitt uiteindelijk op de basisdrempel: het teken werd niet gezien als een intrinsiek onderscheidend merk, maar als een decoratief element. Volgens het Hof stelt het teken consumenten niet in staat de betrokken waren naar herkomst te onderscheiden. Daarmee sluit het Hof aan bij de beslissing van het Benelux-‑Bureau, dat de inschrijving al nietig had verklaard omdat het relevante publiek de rode cirkel/bol met schaduweffecten niet als herkomstaanduiding, maar als decoratie zal opvatten.
Inburgering
Dit soort tekens kan wél merkwaarde krijgen, alleen is de juridische route dan niet: “dit is van huis uit onderscheidend”, maar: “dit is door gebruik onderscheidend geworden” (ook wel inburgering genoemd). Op inburgering werd echter (gek genoeg) in deze zaak geen beroep gedaan.
Inburgering betekent dat een teken dat aanvankelijk niet onderscheidend genoeg is om als merk te worden geregistreerd, door langdurig en intensief gebruik alsnog door het relevante publiek als herkomstaanduiding wordt herkend. Met andere woorden: consumenten zien het teken dan niet langer alleen als versiering, vorm, kleur of beschrijving, maar begrijpen dat het naar één bepaalde onderneming verwijst. Denk aan bewijs zoals marktonderzoeken, omzet- en verkoopcijfers, reclame-investeringen, duur en geografische omvang van het gebruik en media-aandacht. Hoe eenvoudiger of decoratiever het teken, hoe zwaarder doorgaans de bewijslast om aan te tonen dat het publiek er daadwerkelijk een merk in is gaan zien.Kortom: een eenvoudig en aantrekkelijk element op een verpakking kan commercieel waardevol zijn, maar is daarmee nog niet automatisch een merk. De kernvraag blijft of de consument het teken ziet als aanduiding van herkomst, en dus als merk, of vooral als decoratie, marketing of esthetiek. Wie zo’n element duurzaam wil beschermen, doet er daarom goed aan tijdig na te denken over een consistente merkstrategie en het opbouwen van onderscheidend vermogen door gebruik. Heb je vragen over merkenrecht of wil je sparren over de bescherming van verpakkingen, vormgeving of andere tekens? Neem dan gerust contact op met Guldemond Advocaten.
