Veel ondernemers willen hun bedrijfsnaam, productnaam of zelfs een persoonsnaam vastleggen als merk. Logisch: een geregistreerde merknaam biedt juridische bescherming, geeft exclusieve rechten en helpt bij het optreden tegen inbreuk op het merkrecht. Maar wat als die naam al bij het publiek bekend is, bijvoorbeeld als de naam van een beroemde auteur? Mag je zo’n naam als merk registreren?
Een recente uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het EUIPO (het Europese merkenbureau) over de naam “George Orwell” laat zien dat daar grenzen aan zitten. Deze zaak is een belangrijk voorbeeld voor bedrijven die hun merkstrategie zorgvuldig willen vormgeven.
Waarom het EUIPO de merkregistratie van “George Orwell” weigerde
De erfgenamen van de bekende schrijver George Orwell (bekend van onder andere 1984 en Animal Farm) wilden de naam registreren als Europees merk. Het doel was om de naam te gebruiken voor boeken, films, digitale media en educatieve diensten.
Op het eerste gezicht lijkt dat een logische stap, zeker nu het auteursrecht op zijn werken is verlopen (dat gebeurde in 2021, 70 jaar na zijn overlijden). Toch wees het EUIPO de aanvraag af. De belangrijkste reden: het publiek ziet “George Orwell” niet als de aanduiding van een specifieke commerciële herkomst, maar als een beschrijving van het onderwerp of de inhoud van het product.
Met andere woorden: als een uitgever een boek publiceert met de naam George Orwell op de kaft, denken consumenten aan de schrijver – niet aan het bedrijf achter het boek. Daarmee ontbreekt het vereiste onderscheidend vermogen dat nodig is voor een geldige merkregistratie.
Beschrijvend gebruik is geen merkgebruik
Een fundamenteel principe uit het merkenrecht is dat een merk moet aangeven waar een product vandaan komt, van welk bedrijf dus. Maar als een naam vooral wordt gezien als beschrijving van wat het product inhoudt, dan vervult het merk die functie niet. Dat was precies het geval bij George Orwell.
De term “Orwelliaans” is tegenwoordig ingeburgerd om bepaalde politieke of maatschappelijke situaties te beschrijven. Die associatie met dystopie en macht maakt dat zijn naam in de context van media of educatie als beschrijvend wordt gezien. En beschrijvende tekens komen in principe niet in aanmerking voor merkbescherming.
Bekende naam? Geen automatische uitsluiting, wel strikte toetsing
Het EUIPO maakte in deze uitspraak duidelijk dat het inschrijven van een merknaam met een bekende persoonsnaam niet per definitie onmogelijk is. In andere gevallen, zoals bij “Anne Frank” of “Janis Joplin”, zijn er wel succesvolle merkregistraties gedaan. Maar elk geval moet afzonderlijk worden beoordeeld, op basis van:
- Hoe bekend de naam is
- De aard van de goederen of diensten
- Hoe het publiek de naam in die context ervaart
Dit maakt de beoordeling van merkregistraties met bekende namen complex en genuanceerd. Standaardregels zijn er niet.
Wat betekent dit voor bedrijven?
Voor bedrijven en ondernemers die actief zijn in publishing, media, educatie of cultuur, biedt deze uitspraak juridische helderheid. Namen en werken uit het publieke domein, zoals Orwell, mogen vrij worden gebruikt, zolang ze niet als merk worden ingezet. Dit verlaagt de drempel voor creatief hergebruik zonder risico op claims van inbreuk op merkrecht.
Voor merkrechthebbenden en erfgenamen van bekende personen is dit juist een signaal om goed na te denken over hoe zij de naam willen beschermen. Het merkenrecht kan daarbij een rol spelen, maar werkt alleen onder de juiste voorwaarden.
Een concreet voorbeeld: een educatief platform dat een lespakket aanbiedt over de politieke ideeën in 1984, mag de naam Orwell noemen. Maar wie probeert “George Orwell” te registreren als merk voor educatieve diensten, zal waarschijnlijk nul op het rekest krijgen.
Hulp nodig bij merkregistratie of merkgeschillen?
Of u nu een nieuwe merknaam wilt inschrijven, bestaande merkrechten wilt beschermen of te maken heeft met een geschil over inbreuk op het merkenrecht, merkenrecht advocaat Julia van Leeuwen bij Guldemond Advocaten, adviseert ondernemers over merkstrategieën en merkbescherming in de praktijk.
