Nieuw bewijs in beroep kan een zaak maken of breken. Maar wie denkt dat dergelijk bewijs na een eerdere vernietiging automatisch moet worden meegenomen, komt bedrogen uit. In de FITNESS-zaak maakt het Gerecht duidelijk dat het EUIPO zijn beoordelingsruimte niet mag overslaan: ook na terugverwijzing moet de kamer van beroep zelfstandig beoordelen én motiveren waarom laat ingebracht bewijs wordt toegelaten.
Wanneer mag nieuw bewijs in beroep worden meegenomen?
In procedures voor het EUIPO komt het regelmatig voor dat een partij pas in beroep aanvullend bewijs indient. Dat kan gaan om stukken die een eerder ingenomen standpunt ondersteunen, maar ook om bewijs dat ziet op een nieuw punt dat pas door de beslissing van de nietigheidsafdeling relevant is geworden.
Dat betekent echter niet dat dergelijk bewijs zonder meer buiten beschouwing mag blijven. Tegelijkertijd betekent het ook niet dat de kamer van beroep verplicht is om het bewijs automatisch mee te nemen. Precies op dat snijvlak draait het FITNESS-arrest.
Het Gerecht benadrukt dat bewijs dat voor het eerst bij de kamer van beroep wordt ingediend niet automatisch niet-ontvankelijk is enkel omdat het eerder had kunnen worden ingebracht. Maar de partij die het bewijs indient, moet wel uitleggen waarom dat pas in beroep gebeurt en waarom indiening tijdens de procedure bij de nietigheidsafdeling niet mogelijk was. Vervolgens moet de kamer van beroep die uitleg beoordelen en haar discretionaire bevoegdheid daadwerkelijk uitoefenen.
De FITNESS-zaak: beschrijvend merk of procedurele misstap?
Nestlé had het Uniewoordmerk FITNESS geregistreerd voor onder meer levensmiddelen, ontbijtgranen en niet-alcoholische dranken. European Food vroeg om nietigverklaring van dat merk. Volgens European Food was FITNESS beschrijvend en miste het merk onderscheidend vermogen.
De nietigheidsafdeling wees het verzoek aanvankelijk af. In beroep diende European Food aanvullend bewijs in ter ondersteuning van haar standpunt dat het woord “fitness” beschrijvend was. De kamer van beroep liet dat bewijs buiten beschouwing omdat het pas voor het eerst in beroep was overgelegd.
Die beslissing hield geen stand. Het Gerecht vernietigde de beslissing in 2016 en het Hof van Justitie liet dat oordeel in 2018 in stand. Uit die eerdere uitspraken volgde dat nieuw bewijs niet automatisch te laat is enkel omdat het voor het eerst bij de kamer van beroep wordt ingediend.
Na die vernietiging kwam de zaak opnieuw bij een andere kamer van beroep terecht. Die kamer trok daaruit echter de omgekeerde conclusie: zij ging ervan uit dat het eerder ingediende bewijs nu juist wél verplicht moest worden meegenomen. Mede op basis van dat bewijs verklaarde zij het merk FITNESS nietig wegens het beschrijvende karakter en het ontbreken van onderscheidend vermogen.
Beoordelingsruimte betekent: zelf beoordelen en motiveren
Het Gerecht corrigeert die benadering. De eerdere uitspraken betekenden niet dat de kamer van beroep het bewijs automatisch moest toelaten. Zij betekenden alleen dat het bewijs niet automatisch mocht worden geweigerd omdat het voor het eerst in beroep was ingediend.
Daarmee bleef de beoordelingsruimte van de kamer van beroep volledig bestaan. De kamer had dus alsnog moeten beoordelen waarom European Food het bewijs pas in beroep had ingebracht en waarom indiening tijdens de eerdere procedure bij de nietigheidsafdeling niet mogelijk was.
Juist die beoordeling ontbrak. De kamer van beroep had aangenomen dat zij verplicht was het bewijs mee te nemen. Daardoor had zij haar discretionaire bevoegdheid niet daadwerkelijk gebruikt. Ook had zij niet gemotiveerd waarom het bewijs in dit concrete geval toelaatbaar was.
Het Gerecht vat dat kernachtig samen in overweging 44: bewijs dat voor het eerst bij de kamer van beroep wordt ingediend, is niet automatisch toelaatbaar. De indienende partij moet rechtvaardigen waarom het bewijs pas in dat stadium wordt overgelegd, waarna de kamer van beroep moet beoordelen of die redenen voldoende zijn om het bewijs mee te nemen.
Waarom beoordeelt het Gerecht het bewijs niet zelf?
Opvallend is dat het Gerecht niet zelf beslist of het aanvullende bewijs alsnog toelaatbaar is. Dat is ook logisch. Het Gerecht toetst de rechtmatigheid van de beslissing van het EUIPO, maar treedt niet in de plaats van het EUIPO bij de uitoefening van diens discretionaire bevoegdheid.
Omdat de kamer van beroep die bevoegdheid niet had uitgeoefend, kon het Gerecht die lacune niet zelf repareren. De beslissing van de kamer van beroep werd daarom vernietigd. Aan de inhoudelijke vraag of FITNESS beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, kwam het Gerecht niet meer toe.
Praktische betekenis voor merkhouders en procespartijen
Voor partijen in EUIPO-procedures is het arrest een duidelijke waarschuwing. Nieuw bewijs in beroep is niet bij voorbaat kansloos, maar het moet wel zorgvuldig worden onderbouwd. Wie aanvullend bewijs pas bij de kamer van beroep indient, doet er goed aan concreet uit te leggen waarom dat bewijs niet eerder kon worden overgelegd.
Daarbij is van belang of het bewijs slechts een aanvulling vormt op eerder bewijs, of ziet op een nieuw punt dat pas door de beslissing van de nietigheidsafdeling relevant werd. Een algemene verwijzing naar de relevantie van het bewijs is niet voldoende. De timing van de indiening moet worden gerechtvaardigd.
Ook voor de kamer van beroep volgt een duidelijke opdracht. Zij mag bewijs niet mechanisch weigeren omdat het laat is, maar evenmin mechanisch toelaten omdat eerdere rechtspraak heeft geoordeeld dat een categorische weigering onjuist was. In beide gevallen moet zij haar beoordelingsruimte daadwerkelijk gebruiken en haar beslissing motiveren.
Conclusie: nieuw bewijs vraagt om een echte afweging
Het FITNESS-arrest laat zien dat de toelaatbaarheid van nieuw bewijs in beroep maatwerk blijft. De kern is niet dat dergelijk bewijs altijd te laat is, en ook niet dat het altijd moet worden toegelaten. De kern is dat de kamer van beroep een zelfstandige, gemotiveerde afweging moet maken.
Voor procespartijen ligt de les voor de hand: wie nieuw bewijs in beroep wil laten meewegen, moet niet alleen uitleggen waarom het bewijs relevant is, maar ook waarom het pas op dat moment wordt ingediend. Voor het EUIPO geldt omgekeerd dat beoordelingsruimte geen formaliteit is. Zij moet zichtbaar worden uitgeoefend.
Heeft u vragen over bewijsvoering in EUIPO-procedures, merkregistraties of nietigheidsprocedures? Neem dan contact op met Guldemond Advocaten.
