De rechtbank Utrecht heeft vorige week uitgebreid vonnis gewezen in een zaak tussen Birkenstock en Scapino over diverse sandaalmodellen. Hoewel de zaak draait om schoeisel, zijn de uitkomsten relevant voor ieder bedrijf dat werkt met productdesign, look-alike producten, private labels of productontwikkeling in een concurrerende markt.
In deze update licht ik de belangrijkste inzichten uit het vonnis toe en ga ik in op de relevantie voor bedrijven.
Wie is de maker en wie mag rechten handhaven?
De eerste vraag was wie de maker is van de vijf Birkenstock-modellen (Madrid, Arizona, Florida, Boston en Gizeh) en wie de rechten mag uitoefenen.
De rechtbank oordeelt dat ontwerper [A] als maker moet worden gezien. Zijn ondertekende verklaring en de consistente wijze waarop Birkenstock zichzelf jarenlang presenteerde, wegen zwaar.
Belangrijk voor bedrijven is dat structuurwijzigingen en fusies binnen een groep goed moeten worden vastgelegd. Intellectuele eigendomsrechten verhuizen niet automatisch mee, zeker niet onder buitenlands recht.
Pas vanaf 22 maart 2023 waren de exploitatie- en handhavingsrechten rechtsgeldig bij Birkenstock IP terechtgekomen. Handhavingsacties van Birkenstock IP vóór die datum missen dus een juridische basis.
Wanneer is een productontwerp auteursrechtelijk beschermd?
De rechtbank past de Europese werktoets toe: een product is beschermd wanneer vrije, creatieve keuzes van de maker zichtbaar zijn in het ontwerp. Ook gebruiksvoorwerpen kunnen zo’n bescherming krijgen, zolang de vorm niet volledig wordt bepaald door functie of techniek.
Bij de Birkenstock-sandalen is het ondergedeelte (voetbed en zool) bij alle vijf modellen hetzelfde. Juist in dat voetbed ziet de rechtbank duidelijke creatieve keuzes, zoals de zoolomtrek, de verdiepte hiel, de verhoging in het midden, de teengrip aan de voorzijde, de opstaande randen met aflopend profiel en de keuze om de kurkrand zichtbaar te laten.
Daarnaast is de wijze waarop de banden aan de zool zijn bevestigd kenmerkend: de leren banden lopen door tot aan de zool en verdwijnen tussen voetbed en zool, zonder zichtbare stiksels of decoratieve elementen, behalve een rechthoekige gesp. Bij de Arizona en Florida komt daar nog bij dat meerdere banden uit één stuk leer zijn gesneden en als geheel in de zool verdwijnen.
De rechtbank weegt al deze elementen in samenhang. In die combinatie ziet zij een eigen, herkenbare vormgeving die niet in het oudere vormgevingserfgoed voorkomt op het moment van introductie van de modellen.
De conclusie is dat de Madrid, Arizona en Florida auteursrechtelijk beschermde werken zijn.
Twee modellen die geen bescherming krijgen
Voor twee modellen ligt dit anders.
Boston
In het vormgevingserfgoed was al een vergelijkbare klomp uit 1971 te vinden. De rechtbank beschouwt de bovenkant als het beeldbepalende element van dit model en die komt te veel overeen met het oudere ontwerp.
Gizeh
Oud Benelux-modelrecht was hier doorslaggevend. Het modeldepot uit 1983 verviel na vijftien jaar, waardoor automatisch ook het auteursrecht verviel. Dat kan niet herleven. Zonder instandhoudingsverklaring is de bescherming dus definitief vervallen.
Maakt de look-alike inbreuk?
De rechtbank toetst per model of de Scapino-sandalen dezelfde totaalindruk wekken als de beschermde Birkenstock-varianten.
Madrid
Voor één sandaalmodel van Scapino oordeelt de rechtbank dat bijna alle kenmerkende elementen zijn overgenomen. Kleine verschillen, zoals een ander voetbed of andere leerstructuur, veranderen de totaalindruk onvoldoende. Dit geldt als inbreuk.
Arizona
Voor elf sandalen komt de rechtbank tot hetzelfde oordeel. De meeste modellen nemen de kenmerkende combinatie van elementen bijna volledig over. De Hush Puppies-varianten liggen zelfs nóg dichter bij het origineel.
Florida
Ook de Hush Puppies-sandaal die lijkt op de Florida wordt als inbreukmakend aangemerkt. De vormgeving sluit zo nauw aan dat kleine verschillen geen andere totaalindruk geven.
Geen slaafse nabootsing
Voor de Boston en Gizeh, waar geen auteursrecht (meer) op rust, beoordeelt de rechtbank of sprake is van slaafse nabootsing. Daarvoor is vereist dat het originele product een eigen gezicht op de markt heeft.
Birkenstock kon dat niet aantonen. Het marktonderzoek dat zij liet uitvoeren bleek methodologisch onvoldoende betrouwbaar. Ook langdurige marketingcampagnes zijn geen bewijs van een onderscheidende uiterlijke vormgeving. Daarnaast wees Scapino erop dat al jarenlang veel vergelijkbare sandalen op de markt waren. Omdat Birkenstock daar niet structureel tegen optrad, is het onderscheidende vermogen volgens de rechtbank verwaterd.
De vorderingen op basis van slaafse nabootsing worden daarom afgewezen.
Rechtsverwerking: eerdere afspraken beperken handhaving
Een belangrijk onderdeel van dit vonnis is het beroep van Scapino op rechtsverwerking. In 2015 werd zij door Birkenstock aangeschreven over sandalen met een vergelijkbare zool. De rest van de vormgeving werd toen niet besproken. Volgens Scapino mochten zij daaruit afleiden dat die elementen geen probleem vormden.
De rechtbank volgt deze redenering. Scapino mocht er redelijkerwijs vertrouwen in hebben dat Birkenstock geen bezwaar had tegen andere onderdelen dan de zool. Birkenstock mag van gedachten veranderen en alsnog handhaven, maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. De sommatie in 2023, waarin een onmiddellijk verbod en schadevergoeding over het verleden werd geëist, ging volgens de rechtbank te ver.
Daarom had Scapino een uitlooptermijn moeten krijgen. De rechtbank stelt die vast op één jaar vanaf 16 augustus 2023. Bovendien beschikte Birkenstock IP pas sinds 22 maart 2023 over de juiste handhavingsrechten, waardoor vorderingen over eerdere periodes sowieso niet konden slagen.
Wat wordt Scapino opgelegd?
De belangrijkste verplichtingen voor Scapino zijn:
- binnen vier weken moet de verkoop van de inbreukmakende Madrid-, Arizona- en Florida-modellen worden gestaakt
- bij overtreding geldt een dwangsom van 1.000 euro per dag(deel) of 75 euro per sandaal, met een maximum van 100.000 euro
- Scapino moet een overzicht aanleveren van inbreukmakende sandalen vanaf 17 augustus 2024
- schadevergoeding wordt toegewezen (op te maken bij staat)
- Scapino moet ruim 51.000 euro aan proceskosten betalen
Wat betekent dit voor bedrijven?
Deze uitspraak geeft verschillende lessen voor bedrijven in design, retail, lifestyle, private labels, productie, e-commerce en FMCG.
- Leg overdracht van intellectuele eigendomsrechten nauwkeurig vast, vooral bij internationale structuren. Als een bedrijf door de jaren heen fuseert, splitst of aandelen verkoopt, moet duidelijk vastgelegd zijn wie welke IE-rechten heeft. Zo voorkom je dat handhaving jaren later sneuvelt doordat die keten niet klopt.
- Besef dat de totaalindruk van een ontwerp bepalend is; kleine wijzigingen voorkomen geen inbreuk.
- Handhaaf consistent. Gedogen en selectief optreden kunnen leiden tot verlies of beperking van rechten.
- Controleer tijdig of oude modeldepots nog bescherming bieden.
Wilt u weten of uw product voldoende onderscheidend is, of loopt u risico met look-alike producten? Julia van Leeuwen van Guldemond Advocaten adviseert u graag over bescherming, handhaving en productvormgeving.
